"סימני דרך" בדיני סימני מסחר

"סימני דרך" בדיני סימני מסחר

ב"עידן המותגים", שבו אנו חיים, יש ערך כלכלי רב לזכויות הקנין הרוחני, ובהן סימני המסחר. ביצירתם של סימני מסחר ובהגנה עליהם, מושקעים משאבים ניכרים. הגם שהדין מכיר גם בצורך להגן על סימני מסחר שלא נרשמו במרשם סימני המסחר, באמצעות עוולת גניבת העין, דיני עשיית עושר ולא במשפט וההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב, הדרך הטובה ביותר לרכוש הגנה לסימן מסחר, מפני שימוש של אחרים בו, היא רישומו בפנקס סימני המסחר (הגם, שכפי שנראה להלן, גם הרישום אינו הגנה מוחלטת).

לאחרונה, ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק דין שדן בשאלה האם סימן מסחר שנרשם ביחס לצירוף האותיות NRG חוסם שימוש במילה energy ע"י אחרים. במסגרת פסק דינו, סקר בית המשפט העליון (מפי כב’ השופטת מ’ נאור) את המצב המשפטי העדכני בתחום דיני סימני מסחר, תחום שההתפתחויות בו, בשנים האחרונות, רבות ומהירות.

חברת אנ. אר. ג’י אנרג’י אינטרנשיונל בע"מ, היא חברה ישראלית המייצרת תוסף שמן למנועים. בשנת 1982, נרשם לטובתה סימן מסחר הכולל את צירוף האותיות NRG, עם חץ באות G ואיור של יד מאוגרפת יחד עם איור בוכנה. כתנאי לרישום הסימן, נדרשה החברה לתת הודעת הסתלקות, אשר על פיה רישום הסימן לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב הסימן. סימן המסחר נרשם ביחס לסוג 4 לתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר 1940, שעניינו "שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק; תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות".

חברת TEXACO INC, היא חברה בינלאומית המייצרת שמן למנועים. בגין המוצר נרשם לטובתה סימן מסחר הכולל את המילים Havoline Energy לצד איור בוכנה כסופה. אף היא נדרשה ליתן הודעת הסתלקות, על פיה רישום הסימן לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הבוכנה ובמילה ENERGY אלא בהרכב הסימן.

חברת אנ.אר.ג’י, שסימן המסחר שלה נרשם ראשון, הגישה לרשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה ENERGY מסימנה של טקסקו, בטענה כי סימן המסחר שנרשם לטובתה "חוסם" שימוש במילה ENERGY במוצרים אחרים הנכללים בסוג 4 לתקנות, וזאת עקב הצליל המופק מצירוף האותיות NRG בסימן המסחר שלה. היא הוסיפה וטענה, כי קיימת גם הטעייה בפועל, הואיל ומדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", דהיינו יש לבקשו מהמוכר ולא לקחתו מהמדף, ובכך מודגש צליל הסימן. טקסקו טענה, מאידך, כי המילה ENERGY היא מילה תיאורית ולכן צריכה להישאר פתוחה לכל.

הפוסק בקניין רוחני מטעם רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, דחה את בקשת המחיקה וביסס את החלטתו על הקביעה כי המילה ENERGY היא מילה המקובלת במסחר בשוק האנרגיה וככזו צריכה להישאר פתוחה למסחר, ולפיכך, אין לאף גורם בשוק זכות ייחודית להשתמש בה.

על החלטתו זו של הפוסק בקניין רוחני, הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

השופטת מרים נאור, סקרה בפסק דינה הממצה את ההלכות העדכניות בתחום דיני סימני המסחר. בראש וראשונה, אוזכרה ההלכה הותיקה כי בדיקת הטענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים (המקורי וזה הנטען להיות מפר), על פי "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות הענין. 

אכן, קובעת כב’ השופטת, "מבחן הצליל" בוחן האם שני הסימנים, כפי שהוגים אותם, קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים ("דמיון אקוסטי") ואכן, כאשר מדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", הצורך לבטא את סימן המסחר בעל פה, מגביר את המשקל שיש לתת לדמיון בצליל ובנסיבות מסוימות מדובר במבחן העיקרי, אם לא הבלעדי. כך הוא, למשל, מצב בו הביטוי היחיד של השוני בין המוצרים הוא הכתב שעליהם, כאשר קהל הקונים של המוצר אינו יודע קרוא וכתוב.

השופטת קבעה, כי הודעת ההסתלקות שנתנה אנ.אר.ג’י כתנאי לרישום הסימן שלה, יוצרת מניעות מפני הטענה כי מקבץ האותיות NRG, כפי שהוא נשמע, מגן מפני שימוש ע"י אחרים במילה ENERGY.

השופטת הוסיפה וקבעה, כי אף מבלי להתבסס על נסיבות הרישום ועל הודעת ההסתלקות שניתנה כתנאי לו, דין סימני המסחר מחייב שלילת הגנה למשמעויות נגזרות מן האותיות NRG בכלל וביחס למילה ENERGY בפרט. בדיני סימני המסחר מקובל להבחין בין ארבעה סוגי שמות: שמות גנריים; שמות תיאוריים; שמות מרמזים; ושמות דמיוניים, כאשר עוצמת ההגנה המוענקת לשמות נגזרת מסיווגם לאחת מהקטגוריות הנ"ל. בענין הנדון, קבעה כב’ השופטת כי השימוש במילה ENERGY לטובין בתחום השמנים הוא שימוש מקובל ונפוץ בטרמינולוגיה המקצועית בעולם ובישראל וניתן, איפוא, לומר כי המילה ENERGY היא, בהקשר של שמנים, מילה גנרית. ואפילו אם לא נראה בה מילה גנרית, מדובר, בהקשר של שמני מנוע, במונח מילוני-תיאורי, שנועד לתאר תכונה או רכיב של המוצר (בענייננו, ייעול תהליך הפקת האנרגיה במנוע). זו מילה בעלת "ניחוח אוניברסלי", שאין אדם יכול לנכס אותה לעצמו ולשלול את אפשרות השימוש בה מן הציבור. הלכה היא כי מונח מילוני-תיאורי חייב להישאר פתוח לשימוש הציבור. כך נפסק, בפרשות אחרות, לגבי המילה GOLD, לגבי המילה FASION וכו’.

החריג לכלל שעל פיו שם תיאורי אינו זכאי להגנה באמצעות הפקעתו מרשות הציבור ושיוכו לטובין מוגדרים, הינו כאשר טובין אלה רכשו, במהלך השימוש בהם, אופי מבחין. על הטוען לקיומו של "אופי מבחין" לשם תיאורי, להוכיח כי במהלך השימוש בשם התיאורי, נוצרה זיקה בלעדית בין המילה לבין המוצר, היוצר לשם התיאורי "אופי מבחין" וקושר אותו למוצר או לשירות הספציפי. אופי מבחין כזה, נהוג להוכיח ע"י תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום שזכה לו, והמאמץ שהשקיעה החברה ביצירת הזיקה האמורה. הוכחה טובה היא סקר צרכנים מהימן, המעיד כי הציבור מזהה את המילה עם המוצר הספציפי ומבדיל באמצעות המילה, בין מוצר זה לבין אחרים.

בענין הנדון, לא בוצע סקר צרכנים ונקבע כי לא הוכח ה"אופי המבחין", המהווה חריג לכלל על פיו לא תינתן הגנה לשם תיאורי. 

עוד קבעה כב’ השופטת כי אפילו אילו היה מוכח אופי מבחין, כאמור, לא היה בכך כדי לתת הגנה מפני שימוש של אחרים במילה ENERGY, שכן מבחן הצליל הדומה אינו מעיד, בענין הנדון, על הטעייה, שכן יישום מבחן הצליל, מחייב להשוות את הסימנים בשלמותם. סימנה של אנ.אר.ג’י כולל רק את צירוף האותיות הנ"ל, בעוד סימנה של טקסקו כולל שתי מילים: Havoline Energy. והואיל וכב’ השופטת קבעה כבר קודם, כי המילה ENERGY היא בעלת זיקה הדוקה לענף השמנים, הרי עיקר הדגש שנותן הצרכן הוא ליתר חלקי הסימן ולכן המילה Havoline היא תוספת דומיננטית (מה גם שהיא מופיעה בכיתוב גדול יותר מהמילה ENERGY).

אף כי כב’ השופטת קובעת כי די היה בכך כדי לדחות את הערעור, היא מתייחסת גם למבחן המראה וקובעת כי השוואת מראה הסימנים בשלמותם מלמד על העדר שוויון: סימנה של טקסקו כולל אלמנטים מבחינים המבדילים בינו לבין סימנה של אנ.אר.ג’י ומסירים את החשש לבלבול ביניהם. 

כב’ השופטת בודקת גם את מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומגיעה למסקנה כי אף ששני המוצרים שייכים לקטגוריית השמנים, האחד הוא תוסף לשמן והשני שמן. ודווקא העובדה שמדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", בסיועו של מוכרן, מקטינה את חשש ההטעייה.

אשר לחוג הלקוחות, קובעת השופטת, כי לא נקבע בענין זה ממצא עובדתי היכול ללמד האם מדובר בחוג לקוחות מצומצם ובעל כושר הבחנה מפותח, שאז נחלשת סכנת ההטעייה, אם לאו. אם צינור השיווק הוא מוכרנים מקצועיים, קטן חשש ההטעייה. ואם המדובר במוצר מדף, גם אז גובר מראה העיניים השונה של הסימנים. מאידך, לקוחות המגיעים לתחנות התדלוק עלולים להיות בלתי מיומנים ולהסתמך על הצליל בלבד. מכל מקום, הנטל בענין זה מוטל על הטוען להטעייה, ובמקרה זה לא הביאה המערערת ראיות מספיקות כדי להטות את מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות לטובתה. וממילא, קבעה כב’ השופטת, מבחן סוג הסחורות והלקוחות הוא, לרוב, מבחן משני למבחן המראה והצליל. 

כב’ השופטת נאור הוסיפה וקבעה כי לא מצאה כי קיימות נסיבות נוספות שיש להביאן בחשבון במסגרת מבחן "יתר נסיבות הענין".

לסיכום, קבעה כב’ השופטת, כי אין חשש להטעייה בין שני הסימנים ויש לדחות את טענת אנ.אר.ג’י כי טקסקו הפרה את סימן המסחר שלה.

(ע"א 4410/06; למערערת עו"ד י.קרמר, י.גלבוע למשיבה עו"ד ד. עדין, ז. רוטנברג)

עו"ד חיה זינגר